Tại sao doanh nghiệp cần quan tâm đến đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi?

Trong lộ trình vươn ra biển lớn, nhiều doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế lựa chọn hệ thống Madrid để đăng ký nhãn hiệu tại nhiều quốc gia cùng lúc. Tuy nhiên, một rủi ro pháp lý có thể xảy ra là đăng ký quốc tế bị mất hiệu lực tại nước xuất xứ, dẫn đến việc bảo hộ tại các nước chỉ định (trong đó có Việt Nam) cũng bị lung lay. Để bảo vệ thành quả xây dựng thương hiệu, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022 và văn bản hướng dẫn mới nhất là Nghị định 65/2023/NĐ-CP đã quy định chi tiết về thủ tục chuyển đổi sang đơn quốc gia.

Quy định về chuyển đổi đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định 65/2023/NĐ-CP

Căn cứ theo Điều 28 Nghị định 65/2023/NĐ-CP, việc chuyển đổi được thực hiện như sau:

Điều 28. Chuyển đổi đăng ký quốc tế nhãn hiệu thành đơn nộp theo thể thức quốc gia

1. Trường hợp đăng ký quốc tế nhãn hiệu tại Việt Nam của chủ sở hữu nhãn hiệu là cá nhân, tổ chức thuộc thành viên của Nghị định thư Madrid bị mất hiệu lực theo quy định tại Điều 6 của Nghị định thư Madrid, người đó có quyền nộp đơn chuyển đổi cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp để đăng ký bảo hộ cho chính nhãn hiệu đó đối với một phần hoặc toàn bộ hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ đã được ghi nhận trong đăng ký quốc tế nhãn hiệu nhưng bị mất hiệu lực theo quy định tại Điều 9quinquies của Nghị định thư Madrid...

Điều kiện để đơn đăng ký chuyển đổi được chấp nhận hợp lệ

Để quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ, doanh nghiệp cần lưu ý các điều kiện "tiên quyết" sau:

• Thời hạn nộp đơn: Phải nộp trong vòng 03 tháng kể từ ngày ghi nhận vào Sổ đăng bạ quốc tế về việc đăng ký quốc tế tương ứng bị mất hiệu lực.
• Phạm vi hàng hóa/dịch vụ: Danh mục trong đơn chuyển đổi phải nhỏ hơn hoặc bằng với danh mục bị mất hiệu lực trong đăng ký quốc tế tương ứng.
• Mẫu tờ khai: Sử dụng Mẫu số 03 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 65/2023/NĐ-CP.
• Tình trạng pháp lý: Đăng ký quốc tế chưa từng là đối tượng của việc từ chối, chấm dứt hoặc hủy bỏ toàn bộ tại Việt Nam.

Thành phần hồ sơ và quy trình thực hiện

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi bao gồm các tài liệu cơ bản như: Tờ khai theo mẫu, mẫu nhãn hiệu, chứng từ nộp phí và bản sao đăng ký quốc tế đã bị mất hiệu lực. Điểm đặc biệt là đơn chuyển đổi sẽ được ghi nhận ngày nộp đơn là ngày đăng ký quốc tế hoặc ngày chỉ định sau, giúp doanh nghiệp giữ vững quyền ưu tiên.

Quy trình thẩm định của Cục Sở hữu trí tuệ

Cơ quan quản lý sẽ tiến hành thẩm định hình thức và nội dung theo các nguyên tắc:

1. Không thẩm định lại hình thức: Đối với các yếu tố đã được Văn phòng quốc tế chấp nhận, trừ khi có thiếu sót về quy chế sử dụng hoặc phối cảnh 3D.
2. Đơn đã được bảo hộ: Nếu nhãn hiệu đã được chấp nhận bảo hộ tại Việt Nam trước khi mất hiệu lực quốc tế, Cục sẽ không thẩm định lại nội dung mà tiến hành các thủ tục cấp văn bằng bảo hộ quốc gia ngay.
3. Các trường hợp khác: Thực hiện thẩm định nội dung như một đơn đăng ký nhãn hiệu thông thường.

Lời khuyên cho doanh nghiệp

Việc theo dõi sát sao tình trạng pháp lý của đơn đăng ký quốc tế là cực kỳ quan trọng. Ngay khi có thông báo mất hiệu lực từ Văn phòng quốc tế (WIPO), doanh nghiệp cần nhanh chóng phối hợp với các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để thực hiện thủ tục chuyển đổi trong thời hạn 03 tháng vàng ngọc, tránh mất đi quyền ưu tiên và công sức gây dựng thương hiệu bấy lâu nay.