Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam năm 2019 đang trên đà hội nhập sâu rộng, việc bảo hộ và khai thác giá trị thương hiệu trở thành ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty cổ phần. Một trong những phương thức phổ biến để tối ưu hóa giá trị nhãn hiệu chính là thông qua Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (hay còn gọi là hợp đồng li-xăng).

1. Căn cứ pháp lý điều chỉnh hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu năm 2019

Tính đến thời điểm tháng 11/2019, hoạt động chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp nói chung và nhãn hiệu nói riêng được điều chỉnh chủ yếu bởi các văn bản quy phạm pháp luật sau:

• Luật Sở hữu trí tuệ 2005;
• Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009;
• Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

2. Bản chất của Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Theo quy định tại Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.

Cần lưu ý rằng, khác với chuyển nhượng quyền sở hữu (mua đứt bán đoạn), chuyển quyền sử dụng chỉ là việc cho phép khai thác nhãn hiệu trong một thời hạn nhất định, dưới những điều kiện cụ thể mà không làm thay đổi chủ sở hữu văn bằng bảo hộ.

3. Các nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng

Để đảm bảo tính hiệu lực và bảo vệ quyền lợi các bên, một hợp đồng li-xăng nhãn hiệu năm 2019 cần chứa đựng các nội dung cơ bản quy định tại Điều 144 Luật Sở hữu trí tuệ 2005:

"1. Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;
b) Căn cứ chuyển quyền;
c) Dạng hợp đồng;
d) Phạm vi chuyển quyền, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;
e) Thời hạn hợp đồng;
f) Giá chuyển quyền sử dụng;
g) Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền."

3.1. Dạng hợp đồng (Li-xăng độc quyền hay không độc quyền)

Các bên cần làm rõ đây là hợp đồng độc quyền (bên nhận quyền là duy nhất được sử dụng) hay không độc quyền (bên giao quyền có thể ký với nhiều bên khác). Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị hợp đồng và chiến lược kinh doanh của bên nhận.

3.2. Nghĩa vụ đảm bảo chất lượng hàng hóa

Một điểm đặc thù của nhãn hiệu là chức năng chỉ dẫn nguồn gốc và chất lượng. Do đó, bên giao quyền thường có nghĩa vụ kiểm soát chất lượng hàng hóa mang nhãn hiệu của bên nhận quyền để tránh làm suy giảm uy tín của nhãn hiệu trên thị trường.

4. Hiệu lực của hợp đồng đối với bên thứ ba

Theo quy định tại khoản 2 Điều 148 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (đã được sửa đổi bởi khoản 18 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009):

"Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 của Luật này, hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có hiệu lực theo thoả thuận giữa các bên, nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp."

Như vậy, dù hợp đồng có hiệu lực giữa hai bên ngay khi ký kết, nhưng để có thể chống lại hành vi xâm phạm của bên thứ ba hoặc để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan, việc đăng ký hợp đồng tại Cục Sở hữu trí tuệ là vô cùng cần thiết.

5. Lời khuyên cho doanh nghiệp khi soạn thảo hợp đồng

Doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý đến các điều khoản hạn chế cạnh tranh không công bằng. Điều 147 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 nghiêm cấm các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên nhận quyền, ví dụ như buộc bên nhận quyền phải mua nguyên liệu từ nguồn chỉ định không cần thiết hoặc cấm bên nhận quyền cải tiến đối tượng chuyển giao.

Việc xây dựng một bản hợp đồng chặt chẽ không chỉ giúp doanh nghiệp khai thác tối đa giá trị tài sản trí tuệ mà còn là lá chắn pháp lý vững chắc trước các tranh chấp có thể phát sinh trong tương lai.