Hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp và hướng giải quyết ?

I. Căn cứ pháp lý

Luật sở hữu trí tuệ năm 2005

Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009

Thông tư 11/2015/TT-BKHCN quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

II. Nội dung phân tích

Điểm 13 Khoản 2 Điều 1 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009 giải thích kiểu dáng công nghiệp như sau:

"13. Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này."

Khoản 1 Điều 1 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định đối tượng sở hữu trí tuệ bao gồm:

"Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ:

1. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 3. Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ

1. Đối tượng quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.

2. Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý.

3. Đối tượng quyền đối với giống cây trồng là vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch.”"

Trong trường hợp của Doanh nghiệp võng xếp D đã bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đối với sản phẩm "Khung mắc võng" của D. Bằng độc quyền "Khung mắc võng" được Cục sở hữu trí tuệ cấp bằng số 7173 năm 2003. Theo quy định tại khoản 4 Điều 93 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 thì: "Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết năm năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần năm năm.". Như vậy, tại thời điểm phát hiện ra hành vi của công ty T có sản xuất võng xếp có kiểu dáng công nghiệp vẫn còn trong thời gian được bảo hộ. Theo quy định tại Điều 126 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 có quy định về hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp như sau:

"Điều 126. Hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí

Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí:

1. Sử dụng sáng chế được bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ hoặc kiểu dáng công nghiệp không khác biệt đáng kể với kiểu dáng đó, thiết kế bố trí được bảo hộ hoặc bất kỳ phần nào có tính nguyên gốc của thiết kế bố trí đó trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu;

2. Sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mà không trả tiền đền bù theo quy định về quyền tạm thời quy định tại Điều 131 của Luật này."

Như vậy, một hành vi được coi là hành vi xâm phạm đối với kiểu dáng công nghiệp là hành vi sử dụng kiểu dáng công nghiệp không khác biệt đáng kể đối với kiểu dáng công nghiệp đã được bảo hộ trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ không được phép của chủ sở hữu. Để xác định được một hành vi được coi là hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp thì phải đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 12 Thông tư 11/2015/TT- BKHCN quy định về hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp như sau:

"Điều 12. Hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp

Khi xác định hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp phải tuân theo quy định tại các điều 5 và 10 Nghị định 105/2006/NĐ-CP sửa đổi và một số hướng dẫn sau:

1. Sản phẩm/phần sản phẩm bị xem xét được coi là bản sao của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu sản phẩm/phần sản phẩm đó có tập hợp các đặc điểm tạo dáng (hình dáng) bên ngoài chứa tất cả các đặc điểm tạo dáng cơ bản và không cơ bản của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ.

2. Sản phẩm/phần sản phẩm bị xem xét về bản chất được coi là bản sao của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu sản phẩm/phần sản phẩm đó có tập hợp các đặc điểm tạo dáng bên ngoài chứa tất cả các đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, chỉ khác biệt về những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết, ghi nhớ được.

3. Trường hợp tổng thể các đặc điểm tạo dáng bên ngoài của một sản phẩm/phần sản phẩm bị coi là bản sao hoặc về bản chất là bản sao của tập hợp các đặc điểm tạo dáng bên ngoài của ít nhất một sản phẩm trong bộ sản phẩm thuộc kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ thì cũng bị coi là xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đó.

4. Đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ được hiểu là đặc điểm tạo dáng dễ dàng nhận biết, ghi nhớ, được dùng để phân biệt tổng thể kiểu dáng công nghiệp này với kiểu dáng công nghiệp khác. Tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản có thể là hình khối, đường nét, tương quan giữa các đặc điểm hình khối và/hoặc đường nét, các đặc điểm màu sắc được xác định trên cơ sở bộ ảnh chụp/bản vẽ kèm theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp."

Trong trường hợp này, theo thông tin bạn cung cấp thì ngày 14/9/2007, Chi cục QLTT đã đến kiểm tra hành chính tại xưởng của công ty T và phát hiện 438 khung võng thành phần và 50 khung bán thành phần có dấu hiệu vi phạm kiểu dáng. Sau đó Chi cục QLTT lấy mẫu của công ty T trưng cầu giám định và Cục Sở hữu trí tuệ khẳng định đây là những mẫu vi phạm. Theo đó, doanh nghiệp bị xâm phạm về SHTT chỉ cần chứng minh được hành vi cố ý xâm phạm quyền SHTT của họ là sẽ được thụ lý giải quyết theo trình tự hành chính. Thế nhưng sau đó công ty T vẫn tiếp tục sản xuất võng xếp này, đồng thời khiếu nại lên Cục sở hữu trí tuệ yêu cầu hủy hiệu lực của văn bằng bảo hộ 7173 với lý do kiểu dáng võng xếp D không có tính mới. Do đó, công ty D cần viết gửi đơn yêu cầu xử lý vi phạm đối với công ty T gửi lên theo quy định tại Điều 23 Thông tư 11/2015/TT- BKHCN gồm:

"Điều 23. Đơn yêu cầu xử lý vi phạm

1. Đơn yêu cầu xử lý vi phạm phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 24 Nghị định 99/2013/NĐ-CP.

2. Đối với các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn:

a) Bản sao các giấy chứng nhận, văn bằng bảo hộ, chứng chỉ và các tài liệu khác được coi là hợp lệ nếu chủ thể quyền xuất trình bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan cấp bản gốc. Cán bộ nhận hồ sơ ký xác nhận vào bản sao đã được đối chiếu với bản gốc và không cần có xác nhận của cơ quan công chứng hoặc cơ quan cấp các giấy chứng nhận, văn bằng, chứng chỉ đó;

b) Bản giải trình của chủ thể quyền (về doanh thu, uy tín, quảng cáo, bằng chứng sử dụng rộng rãi, bản sao các giấy chứng nhận, văn bằng bảo hộ tại các nước khác) cung cấp cho cơ quan xử lý vi phạm được coi là hợp lệ nếu có cam kết chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung, thông tin của bản giải trình và chữ ký xác nhận và đóng dấu (nếu có) của chủ thể quyền hoặc người đại diện hợp pháp của chủ thể quyền. Nếu bản giải trình có nhiều trang thì chủ thể quyền phải ký nháy vào từng trang hoặc đóng dấu giáp lai vào các trang (nếu có).

Quy định này cũng được áp dụng tương ứng đối với tài liệu do bên bị yêu cầu xử lý vi phạm cung cấp.

3. Đối với tài liệu chứng minh quyền yêu cầu xử lý vi phạm:

a) Tài liệu chứng minh chủ sở hữu tên thương mại là các tài liệu, hiện vật chứng minh việc sử dụng trước và hợp pháp tên thương mại trong lĩnh vực kinh doanh và khu vực kinh doanh đáp ứng các điều kiện bảo hộ quy định tại các điều 76, 77 và 78 của Luật Sở hữu trí tuệ;

b) Tài liệu chứng minh chủ sở hữu bí mật kinh doanh là tài liệu chứng minh tổ chức, cá nhân nắm giữ hợp pháp và đã tiến hành các biện pháp bảo mật thông tin được coi là bí mật kinh doanh theo quy định tại các điều 84 và 85 của Luật Sở hữu trí tuệ;

c) Trường hợp hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, giấy phép sử dụng chỉ dẫn địa lý không có nội dung thoả thuận hoặc quy định hạn chế quyền yêu cầu xử lý vi phạm của người được chuyển quyền sử dụng thì người đó được phép thực hiện thủ tục yêu cầu xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định 99/2013/NĐ-CP, với điều kiện chủ sở hữu quyền không có văn bản phản đối việc thực hiện thủ tục đó.

Ngoài các tài liệu, chứng cứ chứng minh tư cách chủ thể quyền theo quy định tại Điều 24 Nghị định 105/2006/NĐ-CP sửa đổi, chủ thể quyền có thể nộp bản sao tài liệu chứng minh tư cách chủ thể quyền và xuất trình bản gốc để đối chứng.

4. Trong một đơn yêu cầu xử lý vi phạm, chủ thể quyền có thể yêu cầu xử lý:

a) Một hoặc nhiều hành vi vi phạm liên quan đến một hoặc nhiều đối tượng sở hữu công nghiệp do cùng một tổ chức, cá nhân thực hiện;

b) Một hoặc nhiều hành vi vi phạm liên quan đến một đối tượng sở hữu công nghiệp do nhiều tổ chức, cá nhân thực hiện;

c) Trường hợp chủ thể quyền nộp đơn yêu cầu xử lý một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm ở cùng một địa phương thì chủ thể quyền chỉ cần nộp một đơn yêu cầu cho cơ quan có thẩm quyền xử lý tại địa phương đó;

d) Trường hợp chủ thể quyền nộp đơn yêu cầu xử lý một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm ở các địa phương khác nhau thì chủ thể quyền có thể nộp đơn yêu cầu cho cơ quan có thẩm quyền xử lý ở từng địa phương hoặc nộp một đơn cho cơ quan trung ương có thẩm quyền xử lý đối với hành vi vi phạm tại các địa phương đó.

5. Trường hợp nhiều cơ quan khác nhau cùng có thẩm quyền xử lý một hành vi vi phạm thì chủ thể quyền có thể lựa chọn một trong số các cơ quan đó để nộp đơn yêu cầu xử lý."