Có được đăng ký nhãn hiệu có dấu hiệu gây nhầm lẫn khi công ty đã đăng ký trước đó bị giải thể ?

1. Cơ sở pháp lý

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, số 36/2009/QH12 của Quốc hội

2. Nội dung tư vấn

- Công ty A có thể đăng ký nhãn hiệu hay không?

Khoản 16 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định: “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.”

Để được cấp văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu thì nhãn hiệu phải có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác: không được trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được đăng ký và sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự.

Như vậy, theo nguyên tắc, nhãn hiệu của công ty A sẽ không được bảo hộ vì: nhãn hiệu này có dấu hiệu tương tự (tương tự về cách phát âm, tương tự về cấu tạo nhãn hiệu, trùng đến 4/5 chữ cái) gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của công ty B đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ, hơn nữa công ty A lại đăng ký nhãn hiệu có dấu hiệu tương tự cho loại hàng hóa trùng với hàng hóa mà công ty B đã đăng ký.

Tuy nhiên, theo thông tin mà bạn cung cấp, công ty A vẫn có thể được đăng ký nhãn hiệu vì:

Thứ nhất, mặc dù văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu của công ty B vẫn đang còn có hiệu lực đến ngày 31/12/2013, tuy nhiên công ty B đã giải thể (không còn tồn tại) ngày 01/04/2006, tức là trước ngày hết hiệu lực văn bằng bảo hộ. Căn cứ vào Điểm c Khoản 1 Điều 95 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009: Văn bằng bảo hộ sẽ bị chấm dứt hiệu lực nếu: “c) Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp;”

Như vậy, khi văn bằng bảo hộ của công ty B chấm dứt thì nhãn hiệu của họ cũng sẽ không được bảo hộ nữa. Do đó, công ty A vẫn có thể có quyền được đăng ký nhãn hiệu . Tuy nhiên, nếu văn bằng bảo hộ của công ty B bị chấm dứt hiệu lực vì lý do chủ sở hữu nhãn hiệu không còn tồn tại thì theo Điểm h Khoản 2 Điều 74 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009:

“2. Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

h) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 của Luật này;”

Tức là sau 5 năm kể từ ngày đăng ký nhãn hiệu của công ty B bị chấm dứt, công ty A mới có thể được đăng ký nhãn hiệu BINKA của mình.

Thứ hai, công ty A cũng có thể đăng ký nhãn hiệu X nếu chứng minh được nhãn hiệu không được công ty B sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng. Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 95 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009: nếu “d) Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực;” thì sẽ bị chấm dứt hiệu lực văn bằng. Lúc này công ty A có thể đăng ký nhãn hiệu X mà không phải chờ 5 năm (như quy định tại Điểm h Khoản 2 Điều 74 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009).

- Phương án để công ty A đăng kí được nhãn hiệu

Dựa theo những phân tích ở trên về khả năng có thể đăng ký nhãn hiệu, chúng tôi xin đưa ra bốn phương án để công ty A lựa chọn như sau:

Phương án 1: Công ty A cần đưa ra chứng cứ để chứng minh công ty B đã không còn tồn tại vào thời điểm công ty A nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Căn cứ vào Điểm c Khoản 1 Điều 95 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 để yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu của công ty B.

Tuy nhiên, với cách này công ty A sẽ phải chờ 5 năm kể từ ngày đăng ký nhãn hiệu của công ty B bị chấm dứt, công ty A mới có thể được đăng ký nhãn hiệu BINKA của mình. (Điểm h Khoản 2 Điều 74 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Phương án 2: Công ty A cần tìm bằng chứng chứng minh công ty B không sử dụng nhãn hiệu BILKA trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng. Nếu “Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực;” (Điểm d Khoản 1 Điều 95 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009) thì sẽ bị chấm dứt hiệu lực văn bằng. Lúc này công ty A có thể đăng ký nhãn hiệu mà không phải chờ 5 năm (Điểm h Khoản 2 Điều 74 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009) như ở phương án 1.

Phương án 3: Công ty A cần đặt nhãn hiệu khác trong trường hợp cảm thấy có thể đặt nhãn hiệu khác thay cho nhãn hiệu X. Đây được xem là phương án cuối cùng được chọn lựa để tránh những tranh chấp không đáng có, tránh hao tổn công sức và tiền bạc.